Dem Fall lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Die Klägerin betrieb unter der Internet-Adresse "www.bananabay.de" Erotikartikel. Sie war zudem Inhaberin der Marke "bananabay". Die Beklagte vertrieb unter der Adresse "www.eis.de/erotikshop" ein vergleichbares Sortiment. Sie verwendete für die AdWords-Werbung bei Google die Bezeichnung "bananabay" als Schlüsselwort. Die AdWords-Anzeige erscheint bei Google, wenn das Schlüsselwort in die Suchmaske eingegeben wird, rechts neben der Trefferliste in einem gesonderten Bereich, der mit "Anzeigen" überschrieben ist. Die Klägerin verlangte daraufhin Unterlassung. Der Bundesgerichtshof setzte das Verfahren zunächst aus und legte diese Problematik dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung nach Art. 234 EG-Vertrag vor (vgl. BGH, Beschl. v. 22.01.2009 - I ZR 125/07). Nach dem dieser entschieden hatte, befasste sich der BGH abschließend mit dem Rechtsstreit.

Unterlassungsanspruch bestand nicht

Der Bundesgerichtshof entschied zu Gunsten der Beklagten. Der Klägerin habe kein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Begriffs "bananabay" als Schlüsselwort zum Zwecke der AdWords-Werbung bei Google zugestanden. Ein solcher Anspruch habe sich nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG ergeben. Die Beklagte habe nach Ansicht des BGH das Wort "bananabay" nicht wie eine Marke benutzt. Denn die Benutzung habe die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigt.

Keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke

Die Herkunftsfunktion sei durch die Verwendung des Schlüsselworts zur AdWords-Werbung nicht beeinträchtigt worden, so der BGH weiter. Die herkunftshinweisende Funktion der Marke werde nach Ansicht des EuGH nur dann beeinträchtigt, wenn aus der Anzeige für einen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen sei, ob die dort beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Inhaber der Marke oder von einem Dritten stammen. Für eine Beeinträchtigung spreche es daher, wenn in der Anzeige des Dritten suggeriert werde, dass zwischen ihm und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht. Dies sei hier nicht der Fall gewesen. Zum einen sei die Anzeige der Beklagten in einem mit der Überschrift "Anzeige" gekennzeichneten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock erschienen. Zum anderen sei weder im Anzeigentext noch im aufgeführten Link "www.eis.de/erotikshop" ein Hinweis auf die Marke enthalten gewesen. Der verständige Internetnutzer erwarte unter der Rubrik "Anzeigen" nicht ausschließlich Angebote des Markeninhabers. Zudem könne nicht davon ausgegangen werden, dass der normal informierte Internetnutzer wisse, dass die Platzierung von Anzeigen durch die Verwendung von Schlüsselwörtern gesteuert werden könne.

Werbefunktion ebenfalls nicht beeinträchtigt

Nach Auffassung des BGH sei die Werbefunktion ebenfalls nicht beeinträchtigt gewesen. Die Werbefunktion bezeichne die Fähigkeit der Marke, sie als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen. Zwar berühre die Verwendung des Schlüsselworts die Möglichkeit des Markeninhabers seine Marke in der Werbung einzusetzen. So müsse er zum Beispiel, um in der Rubrik "Anzeigen" zu erscheinen, seine Marke selbst als Schlüsselwort registrieren und somit mit den anderen Verwendern des Schlüsselworts konkurrieren. Dies genüge jedoch nicht zur Annahme einer Beeinträchtigung. Zudem sei zu beachten, dass bei Eingabe der Marke als Suchbegriff der Internetauftritt des Markeninhabers bereits in der Trefferliste erscheine und dies zumeist an vorderste Stelle.