Im März 1995 beantragte Nestlé, Inhaberin der Marken "Kit Kat" und "Have a Break...Have a Kit Kat", im Vereinigten Königreich die Eintragung der Marke "Have a Break". Mars, eine Konkurrentin von Nestlé, erhob gegen diese Anmeldung Widerspruch.

Die Eintragung von Marken wird durch eine Gemeinschaftsrichtlinie geregelt (Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988). Danach können Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, nicht eingetragen werden. Jedoch kann eine Marke, die keine originäre Unterscheidungskraft hat, Unterscheidungskraft durch Benutzung erwerben. Der mit dem Rechtsstreit befasste Court of Appeal (England and Wales-Civil Division-Berufungsgericht) ist der Auffassung, dass der Satz "Have a Break" keine originäre Unterscheidungskraft habe und daher nur eingetragen werden könne, wenn er Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben habe. Da der Satz "Have a Break" im Wesentlichen als Teil der eingetragenen Marke "Have a Break... Have a Kit Kat" und nicht wirklich als eigenständige Marke benutzt worden sei, möchte der Court of Appeal vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wissen, ob die erworbene Unterscheidungskraft auf der Benutzung als Teil oder in Verbindung mit einer anderen Marke beruhen kann.

Der Gerichtshof stellt in seiner Entscheidung fest, dass die für die Eintragung einer Marke erforderliche Unterscheidungskraft durch die Benutzung dieser Marke als Teil oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke erworben werden könne.

Er weist darauf hin, dass eine Marke Unterscheidungskraft habe, wenn sie dazu diene, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft müsse in Bezug auf die Waren, für die die Marke angemeldet worden sei, und in Bezug auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten und angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers beurteilt werden. Um Unterscheidungskraft durch Benutzung zu erwerben, müsse die Marke als Marke benutzt werden. Diese Voraussetzung verlange jedoch nicht, dass die Marke eigenständig benutzt worden sei. Es sei nur erforderlich, dass infolge der Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die nur durch die Marke, deren Eintragung beantragt werde, gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehme. Eine solche Identifizierung und damit der Erwerb der Unterscheidungskraft könnten sich sowohl aus der Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben.

Das nationale Gericht habe zu beurteilen, ob die Marke "Have a Break" für sich betrachtet die Eignung erlangt habe, die betreffende Ware zu kennzeichnen.

In diesem Zusammenhang erinnert der Gerichtshof daran, dass alle Gesichtspunkte umfassend geprüft werden müssten. In dieser Hinsicht könnten Kriterien wie der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkenne, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden.